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Ein Unternehmen hat mehrere gleichlautende Patente für Epiliergeräte im Europäischen Raum. Das patentierte Epiliergerät besteht aus einem Handgriff, einem Motor mit Drehachse und einer an der Drehachse angeordneten Schraubenfeder. Die Schraubenfeder ist an einer Stelle so gebogen, dass die Windungen an der Außenseite der Feder auseinandergespreizt und an der Innenseite gestaucht werden. Dieser Mechanismus ermöglicht es, dass Haare in die aufgespreizten Windungen gelangen und durch die Drehung der Feder in die gestauchten Bereiche gezogen und schließlich ausgerissen werden. Der Patentanspruch umfasst daher ein Epiliergerät mit einer Schraubenfeder, die durch ihre Biegung Haare greifen und entfernen kann.

Der Verletzer will das Prinzip des Epiliergeräts nutzen, versucht jedoch, das Patent zu umgehen, indem er anstelle der Schraubenfeder eine Gummiwalze verwendet. Diese Gummiwalze hat radiale Einschnitte, die bei der Drehung aufgespreizt und auf der gegenüberliegenden Seite zusammengedrückt werden – ähnlich wie bei der Schraubenfeder. Die Funktion der Gummiwalze ist also vergleichbar mit der der Schraubenfeder: Sie greift die Haare in den Einschnitten und reißt sie durch das Zusammenpressen der Einschnitte aufgrund der Rotation aus. Der Patentinhaber will diese Abwandlung nicht dulden.

Die Äquivalente Patentverletzung stellt eine Erweiterung des Patentschutzes dar. Sie greift in Fällen, in denen die wörtliche Erfüllung der Patentansprüche nicht gegeben ist, die Umgehung der patentierten Erfindung aber durch geringfügige Modifikationen erfolgt. Normalerweise werden Patentansprüche präzise formuliert und müssen bei einer Verletzungsprüfung ausgelegt werden. Oft führt dies zu Situationen, in denen der Verletzungsgegenstand formal keine Patentverletzung darstellt, da ein oder mehrere Merkmale des Patentanspruchs nicht erfüllt sind. Dies kann dazu führen, dass eine eigentlich nur marginale Abweichung eine Verletzung ausschließt, obwohl die eigentliche Erfindung nahezu identisch übernommen wurde.

Im Beispiel mit dem Epiliergerät zeigt sich genau dieses Problem: Die leichte Abwandlung der Spiralform führt formal dazu, dass ein Merkmal des Anspruchs nicht erfüllt ist. Ohne die Figur der Äquivalenz könnte der Verletzer behaupten, er habe das Patent umgangen, obwohl die technische Lösung praktisch dieselbe ist.

Früher war das deutsche Patentrecht dem sogenannten allgemeinen Erfindungsgedanken verpflichtet, bei dem der Schutzbereich eines Patents nicht starr an den Patentansprüchen ausgerichtet war. Vielmehr ging man davon aus, dass alle Gegenstände, die dem Wesen der Erfindung entsprechen, ebenfalls unter den Patentschutz fallen sollten. Diese weitreichende Auslegung wurde jedoch verworfen, da sie für Dritte schwer vorhersehbar war.

Gerade im Epiliergeräte-Beispiel wäre nach dem alten Ansatz die Verletzung wohl selbstverständlich bejaht worden, da die leicht veränderte Spirale dem "Wesen der Erfindung" entspricht. Heute muss genauer geprüft werden, ob die Abweichung tatsächlich als Umgehung gilt – die bloße Nähe zur Erfindung reicht nicht mehr aus.

Um dennoch gegen unbillige Umgehungen der Erfindung vorzugehen, wurde die äquivalente Patentverletzung eingeführt. Diese greift, wenn der Verletzungsgegenstand zwar nicht wörtlich dem Patentanspruch entspricht, sich jedoch nur in einem Merkmal unterscheidet, das als zu einfache oder naheliegende Umgehung des Patents angesehen wird.

Damit eine äquivalente Patentverletzung vorliegen kann, muss zunächst ein Merkmal des Patentanspruchs im Verletzungsgegenstand fehlen, also nicht wörtlich erfüllt sein. Entscheidend ist dann, ob an die Stelle dieses Merkmals ein sogenanntes Austauschmittel tritt, das die gleiche technische Wirkung erzielt. Dieses Austauschmittel darf nicht bloß eine ganz andere Lösung darstellen, sondern muss drei Kriterien erfüllen: Gleichwirkung, Naheliegen und Gleichwertigkeit.

Konkret beim Epiliergerät zeigt sich dies daran, dass der Patentanspruch ausdrücklich eine Schraubenfeder verlangt. Der Verletzer verwendet diese nicht, sondern ersetzt sie durch eine Gummiwalze mit radialen Einschnitten. Damit fehlt das im Anspruch benannte Merkmal „Schraubenfeder“. Allerdings übernimmt die Gummiwalze dieselbe Funktion wie die Schraubenfeder: Sie spreizt sich auf, greift Haare und zieht sie beim Zusammendrücken wieder heraus. Die Gummiwalze ist somit ein Austauschmittel, das an die Stelle der Schraubenfeder tritt. Anhand dieses Austauschs sind Gleichwirkung, Naheliegen und Gleichwertigkeit zu prüfen.

Das erste Kriterium der äquivalenten Patentverletzung ist die Gleichwirkung. Hierbei wird geprüft, ob das im Verletzungsgegenstand verwendete Austauschmittel dieselbe technische Wirkung erzielt wie das im Patentanspruch genannte Merkmal. Entscheidend ist, ob die Funktion identisch erfüllt wird und somit die erfinderische Leistung in gleicher Weise zur Wirkung gelangt. Wenn das Austauschmittel die gleiche Aufgabe mit demselben Erfolg löst, gilt dieses Kriterium als erfüllt.

Im Fall des Epiliergeräts musste geprüft werden, ob die Gummiwalze dieselbe technische Wirkung wie die Schraubenfeder hatte. Die Frage war, ob beide Bauteile die identische Funktion erfüllten, nämlich das Greifen und Ausreißen von Haaren. Die Gerichte stellten fest, dass die Gummiwalze durch ihre radialen Einschnitte beim Drehen denselben Effekt erzielte wie die gebogene Schraubenfeder: In beiden Fällen wurden Haare in aufgespreizte Bereiche aufgenommen und beim Zusammendrücken herausgerissen. Damit erfüllte die Gummiwalze das Kriterium der Gleichwirkung.

Ein notwendiges Kriterium für das Vorliegen einer äquivalenten Patentverletzung ist das Naheliegen des Austauschs. Dabei wird geprüft, ob die Abwandlung für den zuständigen Fachmann am Anmeldetag des Patents als nahegelegene technische Alternative erkennbar war. Das Austauschmittel darf keine überraschende oder eigenständige Weiterentwicklung darstellen, sondern muss für den Fachmann auf Grundlage seines Fachwissens und der bekannten Technik als naheliegende Möglichkeit gelten, die beanspruchte Funktion zu erfüllen. Nur dann kann es in den Schutzbereich des Patents einbezogen werden.

Im Epiliergeräte-Fall wurde untersucht, ob die Ersetzung der Schraubenfeder durch eine Gummiwalze eine naheliegende Abwandlung war. Die Gerichte kamen zu dem Schluss, dass dies zutraf: Beide Bauteile erfüllten dieselbe Funktion des Greifens und Ausreißens von Haaren, und die Gummiwalze stellte für einen Fachmann eine technisch nahegelegene Alternative dar. Hätte die Gummiwalze hingegen eine überraschende und eigenständige technische Lösung dargestellt, wäre das Kriterium nicht erfüllt gewesen und es hätte keine äquivalente Patentverletzung vorgelegen.

Das dritte Kriterium der äquivalenten Patentverletzung ist die Gleichwertigkeit. Dabei wird geprüft, ob eine fachkundige Person nach dem Lesen der gesamten Patentschrift annehmen würde, dass das alternative Mittel – hier die abgewandelte Komponente – ebenfalls vom Schutzbereich des Patents erfasst sein soll. Entscheidend ist, ob der Patentinhaber mit der konkreten Anspruchsformulierung den Schutz bewusst auf das gewählte Merkmal beschränkt hat oder ob die Abwandlung als gleichwertig erscheint. Wenn die Patentschrift deutlich macht, dass nur eine ganz bestimmte Lösung beansprucht ist, kann eine Ausdehnung auf andere Mittel ausgeschlossen sein.

Im Fall des Epiliergeräts stellte sich die Frage, ob eine Fachperson beim Lesen der Patentschrift den Eindruck gewinnen würde, dass auch eine Gummiwalze unter den Schutz fällt. Einige Gerichte verneinten dies, da in der Patentschrift ausschließlich von einer Schraubenfeder die Rede war und somit der Eindruck entstand, der Patentinhaber habe bewusst nur diese Lösung beansprucht. Andere Gerichte hielten die Walze jedoch für gleichwertig, da sie dieselbe Funktion erfüllte und keinen Anhaltspunkt dafür sahen, dass der Schutzbereich bewusst eng gefasst war. Je nach Bewertung dieser Gleichwertigkeit wurde die Patentverletzung bejaht oder verneint.

Ein weiteres Korrektiv bei der Beurteilung der äquivalenten Patentverletzung ist der freie Stand der Technik, auch als Formstein-Einwand bezeichnet. Der Grundgedanke ist, dass ein Patentinhaber durch die Figur der Äquivalenz nicht mehr Schutz erhalten darf, als ihm bei der Anmeldung zustand. Wenn die vom Verletzer gewählte Abwandlung bereits zum freien Stand der Technik gehörte oder eine naheliegende technische Lösung darstellte, darf sie nicht nachträglich unter den Patentschutz gezogen werden. Sonst würde die Äquivalenz zu einer unzulässigen Erweiterung führen und der Allgemeinheit etwas entziehen, das schon frei verfügbar war. Deshalb wird im Rahmen der Äquivalenzprüfung stets überprüft, ob die abgewandelte Lösung für den Fachmann aus dem Stand der Technik bekannt oder naheliegend war. Ist dies der Fall, kann sie nicht als gleichwertig in den Schutzbereich einbezogen werden.