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Der Anmelder beansprucht einen neuartigen organischen Stoff, der besonders beständig gegenüber Hitze und Oxidation ist und daher in Hochtemperaturprozessen eingesetzt werden kann. Gleichzeitig beansprucht er auch ein Verfahren zu dessen Herstellung. In der Anmeldung führt er aus, dass dieser Stoff durch eine katalytische Reaktion hergestellt werden könne, und behauptet, dass eine Vielzahl von Metallsalzen oder Übergangsmetallen als Katalysatoren in Frage kämen. Tatsächlich funktioniert das Verfahren aber nur dann, wenn ein ganz bestimmter Katalysator eingesetzt wird. Ohne diesen speziellen Katalysator lässt sich der Stoff nicht oder nicht in der beanspruchten Qualität herstellen. Der Anmelder verschweigt diesen Umstand absichtlich, da er die genaue Zusammensetzung des Katalysators geheim halten möchte. Er hofft, auf diese Weise einerseits den Patentschutz zu erlangen und andererseits einen Teil des praktischen Wissens zurückzuhalten, sodass Wettbewerber nach Ablauf des Patents gezwungen wären, eigene Forschungsarbeit in den Katalysator zu investieren.

Die Ausführbarkeit ist eine eigenständige notwendige Voraussetzung für die Patentierbarkeit. Sie verlangt, dass die in der Anmeldung beschriebene technische Lehre so offenbart ist, dass eine Fachperson sie ohne unzumutbaren Aufwand nacharbeiten kann. Der Anmelder erhält ein zeitlich begrenztes Ausschließlichkeitsrecht nur dann zu Recht, wenn er im Gegenzug das erforderliche Wissen bereitstellt, damit die Erfindung reproduzierbar ist. Fehlt diese Reproduzierbarkeit, liegt ein grundlegender Mangel der Offenbarung vor, der zur Zurückweisung der Patentanmeldung führt oder – falls das Schutzrecht bereits erteilt wurde die Nichtigerklärung.

Dieses Erfordernis spiegelt den grundlegenden Austausch zwischen Anmelder und Öffentlichkeit wider. Der Staat gewährt für eine bestimmte Dauer ein Monopol; die Allgemeinheit erhält dafür eine vollständige, klare und hinreichende Offenbarung, die es nach Ablauf des Patents ermöglicht, die Erfindung ohne erneuten Forschungsaufwand frei zu benutzen. Patentierbar ist daher nicht die bloße Idee, sondern die praktisch umsetzbare technische Lehre. Nur wenn die Anmeldung die konkrete Durchführung lehrt, ist die zeitweilige Exklusivität sachlich legitimiert.

Wird diese Pflicht zur Offenbarung nicht erfüllt, fehlt der rechtfertigende Grund für das Monopol. Das gilt sowohl bei bewusstem Zurückhalten wesentlicher Informationen als auch bei unbeabsichtigten Lücken, die gleichwohl verhindern, dass die Fachperson die Lehre ausführen kann. Ebenso liegt keine Ausführbarkeit vor, wenn das beanspruchte Konzept technisch nicht funktionieren kann – etwa weil es Naturgesetzen widerspricht – oder wenn der Anspruch so weit gefasst ist, dass er Ausführungsformen umfasst, für die die Anmeldung keine tragfähige Anleitung bietet. Entscheidend ist, dass die Ausführbarkeit die gesamte beanspruchte Breite trägt: Wer breit beansprucht, muss breit lehren.

Im Beispiel behauptet der Anmelder, dass eine Vielzahl von Katalysatoren geeignet sei, verschweigt aber den einzigen Katalysator, mit dem die Reaktion tatsächlich funktioniert. Für die Fachperson bedeutet dies, dass sie im Dunkeln gelassen wird und zahllose, weitgehend aussichtslose Versuche mit ungeeigneten Katalysatoren unternehmen müsste. Damit wird der Kern der Offenbarungspflicht verfehlt: Die Allgemeinheit erhält nicht die technische Lehre, die erforderlich ist, um den Stoff tatsächlich herzustellen.

Der maßgebliche Zeitpunkt für die Ausführbarkeit ist der Anmeldetag. Alle Informationen, die erforderlich sind, um die Erfindung nachzuarbeiten, müssen in den zu diesem Zeitpunkt eingereichten Unterlagen enthalten sein. Spätere Ergänzungen, mit denen erstmals wesentliche technische Inhalte nachgereicht würden, sind unzulässig. Zulässig sind lediglich Klarstellungen, die das bereits Offenbarte erläutern, nicht aber neu schaffen. Praktisch bedeutet dies, dass Beschreibung, Ansprüche und gegebenenfalls Zeichnungen so aufeinander abgestimmt sein müssen, dass der technische Effekt und der Weg dorthin nachvollziehbar und reproduzierbar sind, einschließlich erforderlicher Messmethoden, Parameterbereiche und Randbedingungen.

Für das Beispiel bedeutet das, dass der Anmelder im Prüfungsverfahren zwar nachträglich einen weiteren Katalysator benennt, mit dem das Verfahren tatsächlich funktioniert, dieser aber am Anmeldetag nicht offenbart war. Da wesentliche technische Informationen nicht nachgeschoben werden dürfen, kann das Patentamt diese Ergänzung nicht berücksichtigen. Die Anmeldung bleibt mangelhaft, weil die Ausführbarkeit am maßgeblichen Zeitpunkt nicht gegeben war, und muss deshalb zurückgewiesen werden.

Die Beurteilung erfolgt aus der Perspektive der „Fachperson“. Diese besitzt durchschnittliche Kenntnisse und Fähigkeiten im einschlägigen technischen Gebiet, kennt das allgemeine Fachwissen und kann Routineversuche durchführen, ohne selbst erfinderisch tätig zu werden. Sie ist weder genial noch unbedarft; ihr wird eine realistische Sorgfalt und Fähigkeit zur Auswertung des allgemeinen Fachwissens unterstellt. Je nach Technikfeld kann die Fachperson unterschiedlich zu beschreiben sein (etwa ein Team aus verschiedenen Disziplinen), maßgeblich bleibt aber stets, was eine solche Person dem Gesamtinhalt der Anmeldung entnehmen und auf dieser Grundlage zuverlässig ausführen kann.

In unserem Beispiel ist hat Fachperson einen Hochschul-Abschluss in Chemie mit Erfahrung in der homogenen Katalyse und der Synthese organischer Verbindungen. Diese Person kennt die gängigen Katalysatorenklassen und würde auch einschlägige Fachliteratur konsultieren, um geeignete Stoffe für ein vergleichbares Verfahren zu identifizieren. Sie würde also systematisch die „üblichen Verdächtigen“ aus der Katalysechemie prüfen. Würde das Verfahren mit diesen Katalysatoren funktionieren, wäre das Verfahren ausführbar. Da das Verfahren jedoch ausschließlich mit einem ganz bestimmten, unerwarteten Katalysator funktioniert und alle anderen Kandidaten versagen, kann die Fachperson die Erfindung trotz ihres Fachwissens nicht erfolgreich ausführen. Damit fehlt es an der erforderlichen Ausführbarkeit.

Schließlich verlangt die Ausführbarkeit nicht, dass jede Versuchsanweisung sklavisch vorgegeben ist; Routineoptimierungen darf die Fachperson selbst vornehmen. Unzumutbar wird der Aufwand jedoch dort, wo erst umfangreiche Forschungsprogramme, spekulative Parametererkundungen oder die Ermittlung wesentlicher Messmethoden erforderlich wären. Die Grenze verläuft also zwischen legitimer fachüblicher Vervollständigung und unzulässigem Nachschieben von Erfindungsarbeit, die der Anmelder selbst hätte leisten und offenbaren müssen. Auf diese Weise sorgt das Ausführbarkeitserfordernis dafür, dass der Patentschutz nur tragfähige, durchführbare technische Lehren erfasst – genau jene, die den angestrebten Wissens- und Technologietransfer in die Allgemeinheit tatsächlich ermöglichen.

Geht man in unserem Beispiel davon aus, dass die Fachperson mit ihrem allgemeinen Lehrbuchwissen und einigen üblichen Routinetests den geeigneten Katalysator auffinden könnte, dann wäre die Erfindung trotz der knappen Offenbarung ausführbar. In diesem Fall würde die Anmeldung ausreichend Informationen enthalten, um die Fachperson in die Lage zu versetzen, die Erfindung ohne unzumutbaren Aufwand nachzuvollziehen und durchzuführen. Welcher Aufwand als zumutbar angesehen wird, ist jedoch schwer vorherzusagen und wird zumeist im konkreten Nichtigkeitsverfahren entschieden.

Aus der Sicht dieser Fachperson wird geprüft, ob jeder Anspruch – in seiner gesamten Breite – durch die Offenbarung getragen ist. Enthält der Anspruch Varianten, für die die Anmeldung keine ausreichende Lehre vermittelt, fehlt es insoweit an Ausführbarkeit. Das kann zur teilweisen oder vollständigen Nichtigkeit führen, je nachdem, ob sich die nicht tragfähigen Teile sauber abtrennen lassen. Umgekehrt genügt es nicht, lediglich einzelne besonders gut beschriebene Ausführungsbeispiele zu liefern, wenn der Anspruch darüber weit hinausgreift: Die vermittelten Prinzipien und Anleitungen müssen die Verallgemeinerung stützen.

Geht man in unserem Beispiel also davon aus, dass die Fachperson zwar den einen speziellen Katalysator mit ihrem allgemeinen Fachwissen auffinden und einsetzen konnte, der Anspruch jedoch eine ganze Klasse von Katalysatoren beansprucht, die tatsächlich nicht funktionsfähig sind, so ist der Anspruch in seiner ursprünglichen Breite nicht ausführbar. In diesem Fall müsste der Schutzbereich beschränkt werden, etwa auf die konkret funktionierende Substanz oder eine enger gefasste Untergruppe. Andernfalls würde das Patent teilweise oder vollständig für nichtig erklärt werden, weil die beanspruchte Verallgemeinerung über das hinausgeht, was die Offenbarung tatsächlich trägt. Damit zeigt sich: auch wenn ein Ausführungsbeispiel funktioniert, darf der Anmelder den Anspruch nicht ohne tragfähige Stütze übermäßig ausdehnen.

Ein weiterer Fall mangelnder Ausführbarkeit liegt dann vor, wenn ein beanspruchtes technisches Merkmal oder ein Bestandteil der Erfindung objektiv nicht funktionsfähig ist. Das betrifft insbesondere Konstruktionen, die gegen gesicherte Naturgesetze verstoßen, etwa ein Perpetuum Mobile, das ohne Energiezufuhr unbegrenzt Arbeit leisten soll. Solche Erfindungen können schon deshalb nicht ausführbar sein, weil keine Fachperson sie mit dem vorhandenen Wissen in die Praxis umsetzen könnte.