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Der österreichische Ingenieur A hat ein neuartiges Energiespeichersystem entwickelt, das auf einer besonders effizienten Kombination aus Superkondensatoren und Lithiumzellen basiert. Erste Fachartikel und Rückmeldungen aus Pilotprojekten zeigen, dass die Technik großes Potenzial für die Elektromobilität haben könnte. A meldet deshalb in Österreich ein Patent an, um sich den frühestmöglichen Anmeldetag zu sichern. Nach einigen Monaten hat A bereits Interesse von Investoren geweckt, doch konkrete Verträge oder Lizenzen stehen noch nicht fest. Auch ist unklar, in welchen Ländern die größte Nachfrage entstehen wird: Während deutsche Autohersteller eine mögliche Anwendung in Premiumfahrzeugen prüfen, bekundet ein US-Konzern Interesse an stationären Speichersystemen, und aus China gibt es erste Anfragen für die Nutzung im öffentlichen Nahverkehr. Als die Prioritätsfrist langsam ihrem Ende entgegengeht – etwa im zehnten Monat – steht A vor einem Dilemma: Er weiß noch nicht, welche Märkte tatsächlich den größten wirtschaftlichen Nutzen bringen werden, möchte aber den Patentschutz keinesfalls verlieren. Ein vollständiges Netz an Einzelanmeldungen in allen potenziellen Ländern ist finanziell nicht tragbar. Gleichzeitig wäre es riskant, sich nur auf ein oder zwei Länder zu beschränken, da die Marktentwicklung noch völlig offen ist. Auch das österreichische Anmeldeverfahren ist derzeit nicht abgeschlossen, weil A derzeit mit dem Prüfer des Patentamts um die korrekte Anspruchsformulierung ringt. Um sich Handlungsspielräume zu sichern, muss A nun überlegen, wie er den Patentschutz über die Prioritätsfrist hinaus erhält, ohne sofort riesige Summen für Anmeldungen in zahlreichen Ländern aufzuwenden.

Hintergrund

Das Prioritätsrecht bietet eine grundlegende Möglichkeit, die Patentierung weltweit zu erleichtern. Allerdings ist eine 12-monatige Bedenkzeit oftmals zu kurz, um über die wirtschaftliche und rechtliche Bedeutung einer Erfindung in verschiedenen Ländern fundiert entscheiden zu können. Häufig liegen nach 12 Monaten noch keine umfassenden Recherchen vor, die Auskunft über die Erfolgsaussichten einer Patentierung geben. Zudem ist es oft nicht möglich, abzuschätzen, in welchen Ländern der Patentschutz tatsächlich relevant sein wird. Ein weiteres Problem ist, dass nach einem Jahr möglicherweise nicht ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, um die weltweite Patentierung durchzuführen.

Um dieses Problem zu lösen, wurde in den 1970er Jahren die internationale Patentanmeldung geschaffen. Ziel war es dem Anmelder eine Entscheidungsfrist von 30 Monaten zu gewähren und damit mehr Flexibilität bei der Durchführung von Anmeldungen im Ausland zu bieten. Der Ablauf dieser internationalen Patentanmeldung unterscheidet sich allerdings von dem des Prioritätsrechts. Hierbei reicht der Anmelder eine einheitliche Anmeldung ein, die sofort als Bündel von nationalen Anmeldungen gilt. Diese Anmeldung bleibt für die ersten 30 Monate einheitlich, eine Phase, die als internationale Phase bezeichnet wird. Nach Ablauf dieser Phase müssen die Anmelder in den einzelnen Ländern eigenständige nationale Anmeldeverfahren beginnen, was als nationale Phase bezeichnet wird.

Für A ist die internationale Patentanmeldung (PCT) die passende Lösung. Mit einer einzigen Anmeldung sichert er sich die Option auf Patentschutz in vielen Ländern und gewinnt bis zu 30 Monate Zeit, bevor er sich für konkrete Staaten entscheiden muss. So kann er beobachten, wie sich Markt und Technik entwickeln, ohne sofort enorme Kosten für Übersetzungen und nationale Verfahren aufbringen zu müssen. Die PCT-Anmeldung ist etwas teurer als eine rein nationale Anmeldung, spart aber hohe Anfangskosten und verschafft A Flexibilität. Damit hält er sich weltweite Verwertungsoptionen offen und kann gezielt in die Länder gehen, die sich als wirtschaftlich relevant herausstellen.

Internationale Phase

Die internationale Phase beginnt mit der Einreichung der internationalen Patentanmeldung bei einem sogenannten Anmeldeamt. Je nach Staatsangehörigkeit oder Wohnsitz des Anmelders gibt es unterschiedliche Anmeldeämter. Für österreichische Anmelder kann beispielsweise das Österreichische Patentamt (ÖPA) oder das Europäische Patentamt (EPA) als Anmeldeamt fungieren. Alternativ kann die Anmeldung auch beim Internationalen Büro der WIPO in Genf eingereicht werden. Alle Einreichungen erfolgen heute elektronisch. Nach der Einreichung wird die Anmeldung formal geprüft, und es müssen entsprechende Gebühren entrichtet werden.

A könnte seine internationale Patentanmeldung direkt beim Österreichischen Patentamt einreichen. Dort erfolgt lediglich eine formale Prüfung, etwa ob die Unterlagen vollständig sind und die Gebühren gezahlt wurden. Anschließend leitet das ÖPA die Anmeldung an die WIPO in Genf weiter, wo die internationale Phase zentral verwaltet wird. Auf diese Weise startet A unkompliziert den PCT-Prozess, ohne sich gleich mit den Verfahren in jedem einzelnen Land befassen zu müssen.

Nachdem die formale Einreichung abgeschlossen ist, beginnt in der internationalen Phase die Arbeit einer Recherchenbehörde. Diese erstellt einen internationalen Recherchenbericht, in dem relevante Veröffentlichungen aufgeführt sind, die die Neuheit oder erfinderische Tätigkeit der Erfindung infrage stellen könnten. Für österreichische Anmelder übernimmt diese Aufgabe regelmäßig das Europäische Patentamt (EPA). Der Bericht wird zusammen mit einer ersten schriftlichen Stellungnahme veröffentlicht und gibt dem Anmelder einen wertvollen Überblick, wie die Chancen einer späteren Patenterteilung stehen.

Im Fall von A fällt der Bericht jedoch kritisch aus: Mehrere Dokumente werden genannt, die seine Erfindung nahelegen oder in Teilen vorwegnehmen. Für A ist dies ein Warnsignal, dass er seine Strategie überdenken und gegebenenfalls für das Europäische Anmeldeverfahren Nachweise oder Argumente zur erfinderischen Tätigkeit vorbereiten muss.

Die Veröffentlichung der internationalen Patentanmeldung erfolgt, wie bei jeder nationalen Anmeldung, 18 Monate nach dem Anmeldetag oder dem frühesten Prioritätstag. Zu diesem Zeitpunkt wird die Anmeldung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, unabhängig davon, ob das Patent bereits erteilt wurde oder nicht. Sollte die Recherchenbehörde bereits nach 18 Monaten fertig sein, erfolgt eine A1-Veröffentlichung der Anmeldung zusammen mit dem Recherchenbericht. Andernfalls kommt es zunächst zu einer A2-Veröffentlichung der Anmeldung, gefolgt von einer A3-Veröffentlichung des Recherchenberichts.

Der Anmelder hat die Möglichkeit, zusätzlich eine internationale vorläufige Prüfung zu beantragen. Dabei erstellt die zuständige Behörde – für österreichische Anmelder ist auch hier das Europäische Patentamt (EPA) zuständig – eine Einschätzung zur Patentierbarkeit der Erfindung. Dieses Gutachten ist zwar rechtlich nicht bindend, wird aber von vielen nationalen und regionalen Patentämtern als Grundlage für ihr eigenes Prüfungsverfahren herangezogen. Ein positives Ergebnis kann daher das spätere Verfahren erheblich erleichtern und beschleunigen.

A entscheidet sich nach einem zunächst sehr kritischen Recherchenbericht für eine solche internationale Prüfung durch das EPA. Da er ohnehin ein Europäisches Patent anstrebt, möchte er möglichst früh eine verlässliche Einschätzung durch das EPA. Da A mit seinen Argumenten überzeugt, fällt die internationale Prüfung positiv aus, sodass A davon ausgehen kann, dass seine Carbon-Faser beim EPA gute Chancen auf Patenterteilung hat. Dieses Ergebnis gibt ihm die Sicherheit, das teure Verfahren in Europa tatsächlich weiterzuverfolgen.

Es ist wichtig zu betonen, dass die internationale Phase kein Weltpatent liefert. Vielmehr verschafft sie dem Anmelder lediglich zusätzliche Zeit, um die nationale Anmeldung in den gewünschten Ländern weiterzuverfolgen.

Auch wenn die internationale Prüfung für As Anmeldung positiv verlaufen ist und ein Europäisches Patent wahrscheinlich erscheint, ist damit weder über die USA noch über andere Staaten entschieden. Selbst das EPA könnte seine Einschätzung ändern, wenn neuer Stand der Technik auftaucht. Die internationale Phase bietet A also nur eine verlängerte Bedenkzeit, ersetzt aber nicht die nationale Prüfung in den einzelnen Ländern.

Nationale Phase

Die internationale Phase 30 endet Monate nach dem Anmeldetag. Bis zu diesem Tag muss der Anmelder muss in jedem Land, in dem er Schutz begehrt, das Verfahren weiterführen. Erfolgt dies nicht, verfällt die Anmeldung in diesen Ländern.

A entscheidet sich, die nationale Phase in den USA, Kanada, Japan und beim Europäischen Patentamt einzuleiten. Die übrigen Teile der Anmeldung, etwa für China oder Korea, verfallen automatisch. Damit verliert A dort unwiderruflich die Möglichkeit, später noch Patentschutz für seine Erfindung zu erlangen.

Die Schritte, die für die Einleitung der nationalen Phase unternommen werden müssen, werden als Überleitung bezeichnet und variieren von Land zu Land. Typischerweise müssen Übersetzungen eingereicht, Gebühren entrichtet und gegebenenfalls nationale Vertreter bestellt werden. Die Überleitung ist damit der bis zu diesem Zeitpunkt teuerste Schritt im gesamten Verfahren, da hier erstmals die Kosten für Übersetzungen, nationale Gebühren und die Beauftragung lokaler Vertreter in jedem einzelnen Land voll zum Tragen kommen – und es damit besonders stark ins Gewicht fällt, wenn viele Länder gewählt werden.

Die Überleitung in die nationale Phase erfordert in jedem Land unterschiedliche Schritte. Da die internationale Anmeldung in deutscher Sprache eingereicht wurde, verlangt das US-Patentamt eine englische Übersetzung, das japanische Patentamt eine Übersetzung ins Japanische. Das Europäische Patentamt akzeptiert die deutsche Anmeldung ohne weitere Übersetzung. In allen Ländern muss A zudem einen zugelassenen Vertreter bestellen und die vorgeschriebenen Gebühren entrichten. Erst damit ist sichergestellt, dass die Anmeldung in den jeweiligen Ländern weitergeführt wird und nicht verfällt. Pro Land können Kosten von etwa EUR 5.000 anfallen.

Nach der Überleitung der internationalen Anmeldung geht die Anmeldung in die nationale Phase über. In dieser Phase prüft das jeweilige nationale Patentamt die Anmeldung nach den nationalen Vorschriften. Dies bedeutet, dass die Anmeldung entweder erteilt oder abgelehnt wird, abhängig von den jeweiligen Regelungen des Landes. Die Patente, die aus einer internationalen Patentanmeldung resultieren, sind untereinander unabhängig, genau wie bei Anmeldungen, die auf dem Prioritätsrecht beruhen.

Nach der Überleitung tritt A in die nationale Phase ein und muss nun parallel vier Verfahren führen. Beim Europäischen Patentamt gelingt ihm die Patenterteilung in vollem Umfang, in Japan wird die Anmeldung jedoch endgültig abgelehnt. In den USA und Kanada erhält er zwar ein Patent, allerdings nur mit Einschränkungen im Anspruchsumfang. Damit zeigt sich, dass die Verfahren in den einzelnen Ländern völlig unabhängig voneinander verlaufen und zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können.

Alle Patente, die aus einer internationalen Anmeldung stammen, haben den gleichen Anmeldetag. Dies bedeutet, dass auch die Laufzeit von 20 Jahren für alle Länder ab diesem Anmeldetag beginnt und somit alle Patente nach exakt 20 Jahren ablaufen. Die Patente sind aber insoweit selbständig, als der Patentinhaber für jedes Land separat entscheiden kann, ob er Jahresgebühren bezahlt oder nicht, dh einzelne aus derselben internationalen Anmeldung hervorgehende Patente können wegen Nichtzahlung der Jahresgebühren früher erlöschen als andere. Ebenso können die einzelnen Patente national nichtig erklärt werden.

Alle aus der internationalen Anmeldung hervorgehenden Patente von A haben denselben Anmeldetag und laufen grundsätzlich nach 20 Jahren ab. A entscheidet sich jedoch, das europäische Patent bis zum Ende aufrechtzuerhalten, da die Technologie in Europa weiterhin nachgefragt ist. In den USA und Kanada hingegen wird die Technik durch neue Entwicklungen überholt, sodass A beschließt, die Jahresgebühren dort nicht mehr zu zahlen. Diese Patente erlöschen daher vorzeitig, während das europäische Patent bis zum regulären Ablauf bestehen bleibt.

Kombination mit dem Prioritätsrecht

Eine besonders interessante Eigenschaft der internationalen Patentanmeldung ist, dass sie mit dem Prioritätsrecht kombiniert werden kann. Das bedeutet, dass die internationale Anmeldung das Prioritätsrecht einer früheren nationalen Anmeldung in Anspruch nehmen kann. Ein Anmelder kann beispielsweise zuerst eine nationale Anmeldung (z.B. in Österreich) einreichen, um erste Kosten zu sparen. Innerhalb der 12-monatigen Prioritätsfrist kann dann eine internationale Anmeldung als Nachanmeldung eingereicht werden, die auf der österreichischen Anmeldung basiert. In diesem Fall wird die 30-monatige internationale Phase nicht ab dem Tag der internationalen Anmeldung, sondern ab dem Tag der Erstanmeldung gerechnet, deren Prioritätsrecht in Anspruch genommen wird.

Für A bedeutet das, dass er zunächst in Österreich eine nationale Anmeldung einreichen kann, um die Kosten niedrig zu halten und seine Erfindung abzusichern. Innerhalb der 12 Monate nach dieser Erstanmeldung hat er dann die Option, eine internationale Anmeldung einzureichen, die sich auf die österreichische Anmeldung stützt. Dadurch erhält A insgesamt 30 Monate Zeit ab dem Erstanmeldetag, um zu entscheiden, in welchen Ländern er Schutz anstreben will – also noch gut 18 Monate zusätzlich nach Ablauf der Prioritätsfrist. So kann er die wirtschaftliche Bedeutung seiner Erfindung besser einschätzen, bevor die hohen Kosten der nationalen Verfahren anfallen.

Grundsätzlich ist es auch möglich, das Prioritätsrecht einer internationalen Anmeldung für eine (ggf auch internationale) Nachanmeldung in Anspruch zu nehmen. Da die Einreichung einer internationale Anmeldung jedoch typischerweise höhere Kosten verursacht als eine entsprechende nationale Anmeldung, ist diese Vorgehensweise unökonomisch.

Deckblätter

Ein Blick auf die Deckblätter von internationalen Patentanmeldungen und den daraus resultierenden nationalen Patenten gibt Aufschluss über viele wichtige Informationen. Auf dem Deckblatt sind nicht nur der Titel der Erfindung, der Anmelder und der Erfinder vermerkt, sondern Informationen über die internationale Patentanmeldung.

In den vorliegenden Deckblättern sind eine in Deutschland eingereichte internationale Patentanmeldung (links) und eine daraus hervorgehende US-Patentanmeldung (rechts) abschnittsweise dargestellt. Der Anmeldetag (INID-Code 22) ist bei beiden Veröffentlichungen mit 29.1.2021 angegeben, dh die US-Anmeldung „erbt“ den Anmeldetag von der internationalen Anmeldung. Das internationale Aktenzeichen ist in der internationalen Anmeldung als Anmeldenummer (INID-Code 21), in der US-Anmeldung als PCT-Nummer (INID-Code 86) angegeben. Der Eintritt in die US-Phase hat am 21. Juli 2023 stattgefunden (INID-Code 86). Prioritätsrecht wurde keines beansprucht.

Wenn ein Prioritäsrecht beansprucht wurde, sind diese auch in den betreffenden Deckblättern der internationaler Patentanmeldungen (PCT) als auch der daraus hervorgehenden Anmeldungen angegeben. Diese werden ebenso mit standardisierten INID-Codes veröffentlicht. Die Offenlegung dieser Prioritätsangaben ermöglicht es, den Zeitrang der einzelnen Anmeldungen eindeutig nachzuvollziehen und Nachanmeldungen transparent darzustellen.

Die Erstanmeldung (Deckblatt-Auszüge in der linken Spalte) ist eine deutsche Patentanmeldung DE 10 2022 210 110 A1 vom 26.9.2022. Die beim Europäischen Patentamt eingereichte internationale Nachanmeldung (Deckblatt-Auszüge in der mittleren Spalte) hat die Anmeldenummer PCT/EP2023/076097 und nimmt das Prioritätsrecht der Deutschen Anmeldung in Anspruch (INID-Code 30) und verweist auf Anmeldenummer DE 102022210110.3 sowie Anmeldetag 26.9.2022. Das aus der internationalen Anmeldung hervorgehende US-Patent (Deckblatt-Auszüge in der rechten Spalte) zeigt einerseits die Prioritätsangaben (INID-Code 30) und verweist dabei auf die deutsche Anmeldung. Andererseits gibt das US-Deckblatt auch die Anmeldenummer PCT/EP2023/076097 und Anmeldetag 21.9.2023 der internationalen Anmeldung (INID-Codes 22) an. Die maximale Laufzeit eines allenfalls erteilten US-Patents beträgt dann 20 Jahre gerechnet vom internationalen Anmeldetag.