A ist Inhaber eines europäischen Patents, das ein Verfahren zur Herstellung von biologisch abbaubaren Verpackungsfolien schützt. Das Verfahren kombiniert pflanzliche Rohstoffe mit einem besonderen Trocknungs- und Pressvorgang, wodurch eine stabile, aber dennoch kompostierbare Folie entsteht.
B, ein Konkurrenzunternehmen, produziert ebenfalls biologisch abbaubare Verpackungsfolien und vertreibt diese auch in Österreich. Als A davon erfährt, erhebt er vor einem österreichischen Gericht Klage wegen Patentverletzung.
B hält das Patent jedoch für nichtig. Nach seiner Auffassung war das Verfahren bereits aus älteren Veröffentlichungen bekannt (fehlende Neuheit) und hätte aufgrund des Fachwissens auf diesem Gebiet ohnehin leicht entwickelt werden können (fehlende erfinderische Tätigkeit). B ist daher überzeugt, dass das Patent von A niemals hätte erteilt werden dürfen.
Trotz dieser Einwände verfolgt A seine Klage weiter und verlangt insbesondere Unterlassung des weiteren Vertriebs der Folien sowie Schadenersatz für die bereits erfolgten Lieferungen.
Eine der häufigsten Verteidigungsstrategien des vermeintlichen Patentverletzers ist der Einwand der Nichtigkeit des Patents. Dieser Einwand spielt eine zentrale Rolle in Patentverletzungsverfahren, da die Wirksamkeit eines Patents nur so weit reicht, wie das Patent auch rechtsbeständig ist. Wenn das Patent nichtig ist, verliert es seine Schutzwirkung auch für die Vergangenheit. Ein Patent ist dann nichtig, wenn es die gesetzlichen Patentierbarkeitsvoraussetzungen nicht erfüllt, wie etwa mangelnde Neuheit oder erfinderische Tätigkeit. Darüber hinaus liegt ein Nichtigkeitsgrund vor, wenn das Patent nicht ausführbar ist oder der Patentinhaber nach der Anmeldung Änderungen vorgenommen hat, die über den ursprünglichen Inhalt hinausgehen.
Im Fall der biologisch abbaubaren Verpackungsfolien bedeutet dies: Sollte sich das von A geltend gemachte Patent als nichtig herausstellen, etwa weil das Verfahren bereits bekannt war oder keine erfinderische Tätigkeit vorlag, verliert es seine Wirkung rückwirkend – damit würden sämtliche Ansprüche von A gegen B ins Leere gehen. Der bereits erfolgte Verkauf der Verpackungsfolien durch B war damit rechtens.
Ein Patent muss nicht vollständig nichtig erklärt werden. Der Patentinhaber kann sein Patent durch Einschränkung retten, indem er auf abhängige Patentansprüche ausweicht oder durch andere Merkmale das Patent beschränkt. Im Laufe eines Nichtigkeitsverfahrens kann der Patentinhaber Hilfsanträge stellen, um sein Patent zu verteidigen. Diese Hilfsanträge dienen als Alternativen zur ursprünglichen Patentform und werden in der Reihenfolge ihrer Einreichung geprüft, bis entweder eine gültige Fassung des Patents übrig bleibt oder das Patent vollständig als nichtig erklärt wird.
Selbst wenn also der ursprüngliche Patentanspruch 1 als nichtig angesehen wird, kann das Patent dennoch beschränkt aufrechterhalten werden. Beispiel: Anspruch 1 ist nichtig, weil er zu allgemein gefasst war. Patentanspruch 2 enthält jedoch ein zusätzliches Merkmal – etwa die Verwendung einer bestimmten pflanzlichen Zusatzsubstanz im Verfahren zur Herstellung der biologisch abbaubaren Folien. Wenn B dieses Merkmal in seiner Herstellung ebenfalls verwendet, verletzt er trotz der Teilnichtigkeit weiterhin das beschränkt aufrechterhaltene Patent.
Wichtig ist, dass eine Beschränkung des Patents den Schutzbereich nicht erweitern darf. Dies bedeutet, dass der neue, eingeschränkte Patentanspruch keinen Gegenstand umfassen darf, der im ursprünglichen Patent nicht enthalten war. Eine solche Erweiterung bildet in den meisten Ländern selbst einen eigenständigen Nichtigkeitsgrund.
Im Fall der biologisch abbaubaren Pflanzfolien erkennt A im Prozess, dass Anspruch 1 eigentlich zu eng formuliert war: Er hätte das Verfahren abstrakter beanspruchen können, anstatt es auf Folien „basierend auf pflanzlicher Stärke“ zu beschränken. Dies jetzt nachzuholen, ist jedoch nicht möglich – eine Erweiterung des Schutzbereichs im laufenden Verfahren ist ausgeschlossen. Für A bleibt es damit bei der zu engen Fassung seines Anspruchs, auch wenn dies bedeutet, dass Konkurrent B Gegenstände nutzen darf, die nicht unter den erteilten Patentanspruch fallen. Würde man in dieser Situation eine Erweiterung zulassen, wären die Vertrauensinteressen Dritter wie B erschüttert, da sie sich auf den erteilten Schutzbereich einstellen müssen.
In vielen Ländern, einschließlich Österreich und Deutschland, gibt es eine Zweiteilung der Verfahren für Patentverletzung und Nichtigkeit. In Österreich entscheidet das Patentamt über die Nichtigkeit eines Patents, während das Zivilgericht für die Patentverletzung zuständig ist. In Deutschland sind die Patentstreitkammern für die Verletzung zuständig, während das Bundespatentgericht über die Nichtigkeit entscheidet. In anderen Ländern wie zB Spanien entscheidet hingegen das Verletzungsgericht auch über die Frage der Nichtigkeit.
Einerseits erlaubt sie eine Spezialisierung der Gerichte, andererseits müssen in einem Verletzungsverfahren mit Nichtigkeitseinwand zwei verschiedene Institutionen über denselben Sachverhalt entscheiden. Dies führt zu einer Doppelarbeit, und in seltenen Fällen kann es zu widersprüchlichen Entscheidungen kommen, wenn die Gerichte den Umfang des Patents unterschiedlich interpretieren.
Erhebt in einem österreichischen oder deutschen Patentverletzungsverfahren der Beklagte den Nichtigkeitseinwand, prüft das Zivilgericht zunächst, ob der Einwand berechtigt erscheint. Ist dies der Fall, wird das Verletzungsverfahren unterbrochen, und der Beklagte muss ein Nichtigkeitsverfahren einleiten. Dieses Verfahren kann mehrere Jahre dauern. Erst nach einer Entscheidung über die Gültigkeit des Patents setzt das Gericht das Verletzungsverfahren fort.
A klagt B wegen Verletzung seines Patents auf biologisch abbaubare Pflanzfolien. B bringt im Verfahren zwei ältere Veröffentlichungen vor, die seiner Ansicht nach zeigen, dass das Verfahren nicht neu ist. Das Verletzungsgericht kommt ebenfalls zu dem Schluss, dass die Dokumente neuheitsschädlich sein könnten.
In der Praxis kann das Gericht das Patent jedoch nicht selbst für nichtig erklären. Es muss das Verletzungsverfahren aussetzen, bis das zuständige Patentamt (in Österreich) oder das Bundespatentgericht (in Deutschland) über die Nichtigkeit entschieden hat.
Ohne zusätzliche prozessuale Maßnahmen entsteht durch die Zweiteilung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren eine Schutzlücke zugunsten des Beklagten, da der Patentinhaber seine Ansprüche oft erst nach jahrelangem Nichtigkeitsverfahren durchsetzen kann. Zur Überbrückung dieser Zeitspanne steht dem Patentinhaber die Möglichkeit einer einstweiligen Verfügung (EV) offen. Mit ihr kann dem vermeintlichen Verletzer vorläufig untersagt werden, die angebliche Patentverletzung fortzusetzen, bis eine endgültige Entscheidung über Bestand und Verletzung des Patents getroffen ist.
Option 1: Keine einstweilige Verfügung: A entscheidet sich, keine einstweilige Verfügung zu beantragen. Das Hauptverfahren wird wegen der vorgelegten neuheitsschädlichen Dokumente ausgesetzt, bis das Patentamt über die Nichtigkeit des Patents entscheidet. In dieser Zeit darf B seine Pflanzfolien weiterhin frei vertreiben. Für A entsteht dadurch eine Schutzlücke, weil er seine Ansprüche nicht durchsetzen kann und seine Marktstellung möglicherweise erheblich geschwächt wird.
Option 2: Einstweilige Verfügung: A beantragt eine einstweilige Verfügung, um die Lücke zu überbrücken. Das Gericht könnte B damit vorläufig untersagen, die Pflanzfolien anzubieten oder zu verkaufen. Für A bedeutet dies, dass er seine Marktstellung sofort absichern und den Konkurrenten vom Markt fernhalten kann, bis die endgültige Entscheidung im Hauptsacheverfahren vorliegt.
Das Instrument der einstweiligen Verfügung bitgt aber auch ein erhebliches Risiko: Stellt sich später heraus, dass das Patent nichtig ist oder keine Verletzung vorliegt, war die EV ungerechtfertigt. In diesem Fall hat der Beklagte Anspruch auf Schadenersatz für die Nachteile, die ihm durch die einstweilige Verfügung entstanden sind (z. B. Produktionsstillstand, entgangene Gewinne).
Das Vorgehen mit einstweiliger Verfügung ist für A jedoch riskant: Stellt sich später heraus, dass das Patent nichtig ist oder keine Verletzung vorliegt, war die EV ungerechtfertigt. In diesem Fall muss A dem B Schadenersatz leisten, etwa für entgangene Gewinne oder zusätzliche Kosten, die durch den Produktionsstopp entstanden sind.
Wird das Patent im Nichtigkeitsverfahren vollständig für nichtig erklärt, hat dies rückwirkende Wirkung. Das bedeutet, dass das Patent so behandelt wird, als hätte es nie existiert. Die Klage auf Patentverletzung wird in diesem Fall abgewiesen, da es keine schutzwürdige Rechtsposition mehr gibt, die verletzt werden könnte.
B bringt zwei ältere Fachartikel vor, die Folien mit denselben Eigenschaften bereits vor dem Anmeldetag beschreiben. Das Patentamt prüft diese Dokumente im Nichtigkeitsverfahren und kommt zu dem Ergebnis, dass die Erfindung nicht neu ist. Das Patent wird daraufhin in Österreich vollständig für nichtig erklärt. Damit gilt es rückwirkend als nie existent. Im parallelen Verletzungsverfahren hat A keine Grundlage mehr, um Ansprüche geltend zu machen. Die Klage gegen B wird abgewiesen – das Verfahren ist an dieser Stelle beendet.
Wird das Patent im Nichtigkeitsverfahren nur teilweise für nichtig erklärt, kann das Patent in beschränkter Form aufrechterhalten werden. Die Zivilgerichte im Verletzungsverfahren müssen dann prüfen, ob die beschränkte Fassung des Patents weiterhin durch die Handlung des Beklagten verletzt wird.
A ist Inhaber eines Patents auf ein Verfahren zur Herstellung biologisch abbaubarer Pflanzfolien. In Anspruch 1 beschreibt er allgemein ein Verfahren zur Herstellung solcher Folien unter Einsatz von pflanzlicher Stärke. B wendet im Nichtigkeitsverfahren ein, dass solche Verfahren bereits bekannt waren, und legt ältere Veröffentlichungen dazu vor. Das Patentamt prüft die Dokumente und erklärt Anspruch 1 wegen fehlender Neuheit für nichtig.
Allerdings enthält das Patent in Anspruch 2 ein zusätzliches Merkmal: Die Folien enthalten neben der pflanzlichen Stärke auch einen speziellen Weichmacher auf Milchsäurebasis, der die Elastizität verbessert. Dieses Merkmal war in den älteren Veröffentlichungen nicht offenbart. Das Patent wird daher in beschränkter Form aufrechterhalten – nur in der Variante mit Milchsäureweichmacher.
Im parallelen Verletzungsverfahren muss das Gericht nun prüfen, ob B dieses zusätzliche Merkmal ebenfalls verwendet. Tut er dies, verletzt er trotz der Teilnichtigkeit weiterhin das beschränkt aufrechterhaltene Patent. Verwendet er hingegen nur Standardweichmacher, liegt keine Verletzung mehr vor.
Bleibt das Patent im Nichtigkeitsverfahren vollständig bestehen, so entfällt für den Beklagten die Verteidigungsmöglichkeit über die Nichtigkeitseinrede. Das Verletzungsverfahren kann ohne Einschränkung fortgesetzt werden, und der Patentinhaber hat Anspruch auf Unterlassung und gegebenenfalls Schadenersatz.
Das Patentamt prüft die Dokumente und kommt zu dem Ergebnis, dass sie die Erfindung nicht neuheitsschädlich vorwegnehmen und dass das Verfahren zudem auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Das Patent bleibt daher in seiner ursprünglichen Form voll bestehen. Damit ist B die Verteidigung über die Nichtigkeitseinrede abgeschnitten. Das Verletzungsverfahren kann ohne Einschränkungen fortgesetzt werden und es ist zu prüfen, ob die von B hergestellte Pflanzfolie unter den bestehen gebliebenen Anspruch des A fällt.
